EL REQUISITO DE NOVEDAD EN EUROPA

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EL REQUISITO DE NOVEDADEN EUROPA
Rafael CASTELLANOS LLORENÇ OFICINA PONTI
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• SUMARIO
• 1. LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE
• 2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA
• 3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS
• 4. COMENTARIOS

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1.   LA NOVEDAD SEGÚN EL CPE El artículo 54 del
convenio sobre patentes europeas (CPE) define el
concepto de novedad. Los artículos 55 y 89
también deben tenerse en cuenta. El artículo 139
se refiere a los derechos nacionales anteriores y
afecta a la novedad en los Estados
contratantes. Las Guidelines for examination
in the EPO exponen con más detalle este concepto
en la parte C-IV, 5 a 8 (procedimiento de examen)
y en la parte D-V, 3.1 (procedimiento de
oposición). La jurisprudencia de las cámaras de
recursos completa la bibliografía básica.      
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El artículo 54 define el concepto de novedad
en función del concepto estado de la técnica y
define estado de la técnica mediante las tres
frases siguientes que se comentarán en
detalle     a)  todo lo que se ha hecho
accesible al público   b) mediante una
descripción escrita u oral, mediante uso o
cualquier otro medio   c)  antes de la fecha de
presentación    
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a)   todo lo que se ha hecho accesible al
público   Esta frase significa que se trata de
cualquier información accesible a cualquier
persona no obligada a la confidencialidad sobre
dicha información.   Las Guidelines D-V, 3.1 dan
ejemplos concretos para apreciar cuando existe
obligación de confidencialidad. Al exponer el
artículo 55 se comentará la relación entre
confidencialidad y abuso evidente.   No existe
restricción geográfica, por lo que debe
entenderse que se trata de información accesible
en cualquier país del mundo.  
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b) mediante una descripción escrita u oral,
mediante uso o cualquier otro medio   Esta frase
significa que se trata de información divulgada
por cualquier medio y sin ninguna limitación
(novedad absoluta). En particular, significa en
cualquier idioma y no depende del número de
ejemplares o copias accesibles. Una divulgación
en japonés forma parte del estado de la técnica.
La comprensión lingüística no interviene como
limitación.   En el caso de una descripción oral
es preciso establecer la fecha y el contenido,
generalmente recurriendo a una descripción
escrita posterior.    
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c)   antes de la fecha de presentación    Cuando
una solicitud de patente se ha presentado con
prioridad, la fecha de prioridad es la que debe
considerarse (artículo 89 CPE). Una divulgación
producida el mismo día de la presentación de la
solicitud no forma parte del estado de la
técnica.      
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El artículo 54 (3) CPE establece que también
forman parte del estado de la técnica las
solicitudes europeas anteriores, no publicadas
antes de la fecha de presentación. Sólo para los
Estados contratantes cuya designación es
definitiva dentro del plazo de seis meses del
art. 79(2) CPE, prorrogado según la regla 85a
CPE. En este caso, debe tenerse en cuenta que si
dicha solicitud anterior no llega a publicarse no
forma parte del estado de la técnica.  
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También forman parte del estado de la técnica de
las solicitudes de patente europeas, las
solicitudes PCT con la condición de que cumplan
los requisitos establecidos en el artículo 158
(1) y (2) CPE (traducción en una lengua oficial,
tasa nacional).   Las solicitudes de patente
anteriores presentadas en los estados miembros
del CPE no forman parte del estado de la técnica.
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• Apreciación de la novedad
•  
• Para apreciar la novedad deben tenerse en cuenta
  los siguientes principios
•  
• En primer lugar, debe considerarse que se trata
  de una simple constatación, es decir, se trata de
  comprobar si las características reivindicadas
  forman parte del estado de la técnica. Más
  concretamente, se trata de ver si dichas
  características derivan directamente y sin
  ambigüedad del estado de la técnica.

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• Concretando un poco más, la información
  divulgada debe ser interpretada por un experto en
  la materia en la fecha de publicación (Art 54 (2)
  CPE o de presentación (Art 54 (3) CPE). Las
  características reivindicadas deben aparecer en
  su estructura y en su funcionalidad, teniendo en
  cuenta el contenido global del documento
  anterior. La anterioridad debe describir la
  invención de manera suficiente para que el
  experto en la materia la pueda ejecutar (Art 83)
  CPE. Para destruir la novedad es necesaria la
  divulgación de al menos una característica
  técnica reproducible por un experto en la
  materia.
• La anterioridad debe ser cierta, en cuanto al
  contenido, a su accesibilidad al público y su
  fecha de divulgación. Si existe alguna duda, la
  anterioridad no destruye la novedad.

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• El estado de la técnica comprende los
  conocimientos generales de un experto en la
  materia, así como las obras generales de
  referencia.
• El estado de la técnica comprende también las
  características implícitas interpretadas por un
  experto en la materia a partir de lo que está
  explícitamente divulgado, teniendo en cuenta el
  conjunto del documento y en coherencia con el
  mismo. Una simple hipótesis no divulga una
  característica. Una divulgación fortuita no
  relacionada con el problema técnico de la
  invención tampoco debe considerarse como parte
  del estado de la técnica.  

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• En general, para apreciar la novedad sólo puede
  utilizarse un único documento. La combinación de
  documentos es posible para apreciar la actividad
  inventiva.
• Los equivalentes no deben tenerse en cuenta para
  apreciar la novedad. En cambio, deben tenerse en
  cuenta para apreciar la actividad inventiva.
• Una divulgación genérica no destruye la novedad
  de una reivindicación de una característica
  particular, mientras que una característica
  particular sí que destruye la novedad de una
  reivindicación genérica.

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• De modo análogo, una gama de valores más amplia
  no destruye la novedad de una gama de valores más
  estrecha, mientras que una gama de valores más
  estrecha destruye la novedad de una gama de
  valores más amplia (novedad debida a la
  selección). En el primer caso, siempre que la
  gama más estrecha esté alejada de la gama más
  amplia y tenga otra finalidad (no sea escogida al
  azar).
•  
• Una sustancia mencionada en un documento
  anterior destruye la novedad de una sustancia
  reivindicada, a no ser que pueda demostrarse que
  dicha sustancia no podía obtenerse o separarse
  con los conocimientos disponibles en la fecha
  efectiva del documento anterior.

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• Un nuevo uso de un producto conocido no resulta
  nuevo si dicho producto ya era anteriormente
  adecuado para dicho uso.
• Los productos definidos por su procedimiento de
  obtención (product-by-process) no resultan
  nuevos por el simple hecho de que lo sea el
  procedimiento.
• Finalmente, existe el concepto de novedad basado
  en la utilización primera indicación
  terapéutica, segunda indicación terapéutica,
  preparación en forma yuxtapuesta kit of parts,
  segunda aplicación no terapéutica, etc.
•  

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• Excepciones a la divulgación
•  
• El artículo 55 (1) CPE prevé dos casos
• Cuando la divulgación se ha producido porque ha
  existido un abuso evidente respecto al
  solicitante o su causante.
• b)   Cuando la divulgación se ha producido porque
  el solicitante o su causante han exhibido la
  invención en exposiciones oficiales u
  oficialmente reconocidas en el sentido del
  Convenio relativo a Exposiciones Internacionales,
  firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y
  revisado por última vez el 30 de noviembre de
  1972.
•  

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En algunos casos puede existir abuso evidente y
obligación de confidencialidad. Ya que se
considera que si existe obligación de
confidencialidad no hay divulgación, el artículo
55 (1) a) CPE debería aplicarse solamente en
aquellos casos en que resulta difícil probar la
existencia de la citada obligación de
confidencialidad.
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Decisiones de la Alta Cámara de Recursos de la
OEP referidas a la novedad G 6/83 Segunda
indicación terapéutica. G 2/88, G 6/88
Segunda aplicación no terapéutica. G 1/92
Para que exista divulgación, no es necesario que
existan razones particulares
para analizar un producto. Es
suficiente que el producto sea acce-
sible y que pueda ser analizado. G 3/93
Una publicación producida durante el plazo de
prioridad forma parte del estado de
la técnica. G 3/98, G 2/99 Para el cálculo
del período de seis meses del art
55(1) CPE, la fecha relevante es la de pre-
sentación de la patente europea.
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2. LA NOVEDAD SEGÚN LA LEY DE PATENTES
ESPAÑOLA   La ley de patentes española de 1986
(LP) coincide esencialmente, en lo que se refiere
a los requisitos de patentabilidad, con el
convenio sobre la patente europea (CPE).   Así,
existe una correspondencia entre los siguientes
artículos   Art 4.1 LP Art 52(1)
CPE   Art 6 LP ... Art 54 CPE   Art
7 LP . Art 55 (1) CPE Art 28.3 LP
.. Art 89 CPE
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Especialmente destacable es la analogía existente
entre el artículo 6.3 LP y el artículo 54(3) CPE,
que significa que en ambos casos las solicitudes
de patente anteriores todavía no publicadas
forman parte del estado de la técnica, pero para
la ley española sólo forman parte del estado de
la técnica las solicitudes españolas y para el
convenio sobre la patente europea sólo forman
parte del estado de la técnica las solicitudes
europeas. Este hecho tiene consecuencias que se
analizarán más adelante. También forman parte
del estado de la técnica en España según el
artículo 6.3 LP las solicitudes de patente
europea y las solicitudes PCT que designan
España.
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Otra diferencia destacable existe entre el
artículo 7(b) LP y el artículo 55 (1) b CPE, los
dos referidos a exposiciones oficiales u
oficialmente reconocidas, el primero sin ninguna
limitación explicitada y el segundo limitado a
las exposiciones internacionales publicadas en el
Diario Oficial (Oficial Journal) de la OEP.
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Merece una mención especial el requisito de
novedad en los modelos de utilidad. Para esta
modalidad de protección, el artículo 145.1 LP
limita el estado de la técnica a la divulgación
en España (novedad local).   En cuanto a la
consideración como estado de la técnica de las
patentes extranjeras incorporadas al Fondo
Documental de la OEPM existen opiniones
vacilantes tanto por parte de la OEPM como del
Tribunal Supremo, pero parece que últimamente
está prevaleciendo una respuesta afirmativa.  
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• 3. LA NOVEDAD EN OTROS ESTADOS EUROPEOS
•  
• En la mayoría de estados europeos, los requisitos
  de novedad
• para la patente son análogos a los del CPE y, por
  lo tanto, a
• los de la ley española. Esencialmente
• novedad absoluta.
• solicitudes locales sin publicar y solicitudes
  europeas y PCT
• que designan este Estado.
• La consecuencia de ello es que antes de la
  publicación de una primera solicitud pueden
  existir solicitudes de patente posteriores
  legalmente válidas en otros países.
• Las excepciones a la divulgación son en general
  también las
• mismas en todos los Estados.

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Existen, sin embargo, algunas diferencias En
Alemania, el requisito de novedad para los
modelos de utilidad (Gebrauchmuster) es mixto
divulgación escrita en todo el mundo y
utilización en la República Federal de Alemania
(que incluye el territorio de la República
Democrática desde el 3.10.1990). Por otro lado,
los modelos de utilidad son accesibles al público
desde el día de su inscripción en el registro de
modelos de utilidad (Eintragungstag), cuya
fecha es anterior a la fecha de publicación de la
solicitud en el boletín de patentes
(Bekanntmachung im Patentblatt). Para esta
modalidad de protección existe un período de
gracia de seis meses (Neuheitsschonfrist) para
cualquier divulgación realizada por el
solicitante antes de la fecha de
presentación.     
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En Francia, el certificado de utilidad
(certificat dutilité) requiere también novedad
absoluta. Las anterioridades se refieren tanto a
las solicitudes de patentes como a los
certificados de utilidad. En Italia, de modo
análogo a Francia, la exigencia de novedad para
los modelos de utilidad es también absoluta y las
anterioridades se refieren tanto a las
solicitudes de patentes como a los modelos de de
utilidad.
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En Portugal, tanto la patente como el modelo de
utilidad requieren novedad absoluta. Las
excepciones a la divulgación se extienden a las
comunicaciones realizadas ante sociedades
científicas o asociaciones técnicas
profesionales, a las ferias oficiales reconocidas
en cualquier país miembro del CUP, siempre que la
solicitud sea presentada en Portugal dentro de
los 12 meses. Las divulgaciones erróneas
realizadas por el INPI tampoco son tenidas en
cuenta. Hasta el 16.6.1995 existieron requisitos
distintos, de acuerdo con el antiguo Código de
Propiedad Industrial.
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En Suiza, forman parte del estado de la técnica
las reivindicaciones de solicitudes anteriores
suizas o europeas que designan Suiza, todavía no
publicadas. En este país, no se considera el
conjunto de la descripción (whole content
approach) como en la OEP y en la mayoría de
oficinas de patente de Estados europeos, sino
solamente las reivindicaciones (prior claim
approach).
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4. COMENTARIOS   En general es aconsejable
publicar el contenido de una solicitud de patente
lo antes posible después de su presentación, con
el objeto de destruir la novedad de cualquier
otra solicitud de patente posterior presentada en
otro país referida a la misma invención.   La
utilización del derecho de prioridad es la única
excepción a la afirmación anterior.  
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Suponiendo la presentación de una solicitud de
patente española (ES) y la presentación posterior
de una solicitud de patente francesa (FR) para la
misma invención y reivindicando la prioridad
española, la publicación del contenido de la
invención no destruye la novedad de la solicitud
de patente francesa posterior a dicha publicación
porque la fecha efectiva de presentación de
dicha solicitud es la de la solicitud de patente
española, anterior a la publicación, como muestra
el gráfico siguiente prioridad
? ?
ES Publ. GB
FR
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El efecto de esta publicación avanzada es
destruir la novedad de eventuales solicitudes de
patente posteriores en los países donde no se
extiende la patente original utilizando el
derecho de prioridad.   De este modo, el titular
de una primera solicitud obtiene el derecho de
exclusiva en los países en los que extiende la
solicitud de patente y evita la existencia de
patentes en los demás países.  
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En el gráfico se representa una solicitud en
Francia que reivindica la prioridad de la
solicitud española y una solicitud en Gran
Bretaña (GB) que no reivindica dicha prioridad.
Si no existiera la publicación, la solicitud
británica sería legalmente válida.
prioridad
? ?
ES Publ. GB
FR
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La publicación avanzada permite utilizar la
posibilidad de ceder el derecho de prioridad a
terceros sin riesgo de usurpación de la patente,
ya que después de la publicación únicamente el
derecho de prioridad permite la presentación de
una solicitud de patente legalmente
válida.   Esta estrategia es especialmente
indicada para los solicitantes de una patente
española que no quieren o no pueden invertir en
solicitudes de patente en otros países. La cesión
del derecho de prioridad puede permitir recuperar
la inversión y conseguir una compensación
económica por la invención. Sin embargo, esta
estrategia puede no ser conveniente en algunos
casos en los que interesa destacar la actividad
inventiva de una solicitud de patente respecto a
la publicación anterior referida a
características muy próximas.