LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE

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LA STRATEGIE EUROPEENNE DE DEFENSE DE LA MARQUE

• du jeu de dames au jeu déchecs

Jean-Jo Evrard avocat aux barreaux de Bruxelles
et de Paris chargé de cours à la Faculté de droit
de Lille 2 e-mail jeanjo.evrard_at_nautadutilh.com
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PLAN

• I. INTRODUCTION
• II. LAVENEMENT DE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE
  LES NOUVELLES REGLES DE COMPETENCE ET DE
  PROCEDURE
• III. LEMERGENCE DUNE JURISPRUDENCE EUROPEENNE
• IV. CONCLUSIONS

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I. INTRODUCTION

• TROIS PERIODES DANS LHISTOIRE RECENTE DU DROIT
  DES MARQUES
• avant le 31 décembre 1992,
• date ultime de la transposition en droit
  interne de la directive dharmonisation.
• entre le 1 janvier 1993 et le 1 avril 1996, date
  dentrée en vigueur du règlement sur la
  marque communautaire ( RMC ).
• depuis le 1 avril 1996.

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AVANT LE 31 DECEMBRE 1992

• Lois nationales différentes.
• Procédures nationales parallèles nayant aucune
  incidence entre elles.

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ENTRE LE 1 JANVIER 1993 ET LE 1 AVRIL 1996

• Lois nationales harmonisées
• ou à tout le moins, à défaut de transposition
  de la directive, obligation dinterpréter les
  lois nationales à la lumière de la directive.
• Les procédures restent nationales
• - pas de jugements ayant une portée
  extra-territoriale (contrairement à ce qui
  passe en matière de brevets européens -
  jurisprudence néerlandaise)
• - tendance toutefois à la centralisation du
  contentieux dans quelques pays - technique de
• l encerclement  .

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DEPUIS LE 1 AVRIL 1996

• Deux événements majeurs
• A. Succès extraordinaire de la marque
  communautaire

• 3 nouveaux types de conflits
• - marque nationale contre marque communautaire
• - marque communautaire contre marque
  communautaire
• - marque communautaire contre marque nationale.

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• Le RMC prévoit des règles spécifiques en matière
  de compétence et de procédure qui diffèrent
  sensiblement des règles existantes dans les
  droits nationaux.

• Ces règles doivent être prises en compte par les
  titulaires de marques communautaires ou
  nationales qui sont en conflit avec des marques
  communautaires, soit comme demandeurs, soit comme
  défendeurs.

• Elles commandent davoir de nouvelles visions de
  la stratégie de défense de la marque.

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• B. Emergence dune jurisprudence européenne

• Jurisprudence communautaire
• OHMI - tribunal de première instance des
  Communautés européennes - Cour de justice des
  Communautés européennes.

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• Jurisprudences nationales
• qui sont dun intérêt européen
• - elles interprètent les mêmes dispositions de
  fond que la jurisprudence communautaire.
• - une cour de cassation unique la Cour de
  justice des Communautés européennes statuant à
  titre préjudiciel.
• Grâce notamment à Internet, cette jurisprudence
  européenne est,
• en grande partie, facilement accessible.

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I. INTRODUCTION II. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE VERITABLE JURISPRUDENCE EUROPENNEIV.
CONCLUSIONS

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1ère règleCentralisation du contentieux de
lopposition et du contentieux de la nullité de
la marque communautaire auprès de lOHMI

• Seule exception
• Possibilité pour les tribunaux des marques
  communautaires de statuer sur une demande de
  nullité de marque communautaire formée à titre
  reconventionnel étant précisé que le tribunal
  peut, à la demande du titulaire, surseoir à
  statuer et inviter le défendeur à introduire une
  action auprès de lOHMI (art. 96 RMC).

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• La procédure dopposition a une importance
  beaucoup plus
• grande quen droit national.
• Si on perd une opposition, on peut certes
  intenter ultérieurement une action en nullité
  devant lOHMI, mais les chances de succès dune
  telle action seront faibles si du moins lOHMI
  fait preuve dun minimum de cohérence.
• Par ailleurs, le contentieux de lopposition est
  susceptible de donner lieu à des arrêts du
  tribunal de première instance et de la Cour de
  Justice des Communautés européennes dont
  limportance néchappe à personne.

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Conséquences Il ne faut donc pas avoir le
réflexe de lopposition et engager des
oppositions à la légère.Si les chances de
succès napparaissent pas grandes, il est
préférable de ne pas faire opposition et
dattaquer plutôt en contrefaçon dans un Etat où
les chances de succès sont meilleures.Exemple
marque renommée nationale contre marque
communautaire
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2ème règle
Séparation du contentieux de la nullité et de
celui de la contrefaçon de la marque communautaire

• Action en nullité dune marque communautaire
  OHMI.
• Action en contrefaçon dirigée contre une marque
  communautaire
• le demandeur est titulaire dune marque
  communautaire
• - tribunal compétent tribunal des marques
  communautaires
• le demandeur est titulaire dune marque
  nationale
• - tribunal compétent tribunal désigné par
  la loi nationale.

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• Si lon intente les deux actions, la première est
  très importante pour deux raisons
• elle paralysera la seconde en vertu de la règle
  de la litispendance le tribunal des marques
  communautaires ou lOHMI, selon le cas,
  surseoiront à statuer sauf sil existe des
  raisons particulières de poursuivre la procédure
  .
• (art. 100 RMC)
• le jugement rendu dans la première affaire aura
  autorité de chose jugée dans la seconde.

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Exemple

• Marque nationale antérieure contre marque
  communautaire postérieure
• action en nullité devant lOHMI
• action ultérieure en contrefaçon devant le
  tribunal de commerce de Bruxelles.
• Dans le cadre de cette action, demande
  reconventionnelle en nullité de la marque
  nationale.

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• Décision de lOHMI
• Sursis à statuer dans lattente du jugement sur
  la validité de la marque nationale
• Décision du tribunal de commerce de Bruxelles
• Sursis à statuer dans lattente de la décision de
  lOHMI
• Comment démêler lécheveau
• Le tribunal de commerce doit statuer sur la
  demande reconventionnelle puis lOHMI devra
  statuer sur laction en nullité et si lOHMI
  annule la marque communautaire, le tribunal sera
  tenu de faire droit à laction en contrefaçon.

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Conséquences

• Ne jamais intenter daction en nullité avant
  laction en contrefaçon à peine de paralyser
  celle-ci durant de longues années.
• Seule possibilité laction en référé.

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3ème règle

• Possibilité pour le titulaire dune marque
  communautaire, de faire du forum shopping dans
  tous les Etats membres de lUnion européenne

2 catégories de chefs de compétence des
tribunaux
domicile ou établissement lieu de la
contrefaçon - domicile du défendeur - à
défaut, domicile du demandeur - à défaut,
tribunaux espagnols
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Différences du forum shopping communautaire par
rapport au forum shopping national

• En général, en droit national, le demandeur a le
  choix entre le tribunal du domicile du défendeur
  et celui du lieu de la contrefaçon (Règlement
  44/2001 du 22 décembre 2000 - règles nationales
  de compétence).
• En matière de marques communautaires, le
  demandeur peut assigner devant son tribunal même
  si un autre tribunal est compétent en vertu du
  lieu de la contrefaçon
• ex un titulaire français peut assigner en
  France une société suisse vendant en Allemagne,
  en Angleterre et dans les
• pays du Benelux.

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• Le forum shopping européen permet de choisir les
  tribunaux en fonction de nombreux critères, tels
  que
• - la langue de la procédure,
• - son coût,
• - sa rapidité
• - son efficacité
• - la situation du marché dans le pays
  concerné qui peut
• avoir une incidence sur le caractère
  distinctif et la
• renommée de la marque et par voie de
  conséquence, sur létendue de son champ de
  protection
• alors quen droit national, les seuls critères
  sont ceux de la compétence et de la rapidité du
  juge.

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4ème règle

• Possibilité pour le titulaire dune marque
  communautaire, dobtenir dun tribunal national
  des marques communautaires des injonctions ayant
  effet dans tous les pays de lUnion européenne

Article 94,1 RMC  Un tribunal des marques
communautaires dont la  compétence est fondée
sur larticle 93, 1 à 4() est  compétent pour
statuer sur les faits de contrefaçon  commis ou
menaçant dêtre commis sur le territoire de
 tout Etat membre. () critère du domicile de
létablissement

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• Exception apparente
• Article 94,2 RMC
•  Un tribunal des marques communautaires dont la
   compétence est fondée sur larticle 93, 5(),
  est compétent
•  uniquement pour statuer sur les faits commis ou
  menaçant
•  dêtre commis sur le territoire de lEtat
  membre dans lequel
•  est situé ce tribunal.
• () critère du lieu de la contrefaçon

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• Compétence extra-territoriale des tribunaux des
  marques communautaires sils sont amenés à
  statuer à l encontre de plusieurs co-défendeurs
  établis dans des Etats différents

• Le RMC ne déroge pas à larticle 6, 1 du
  Règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000
  concernant la compétence judiciaire, la
  reconnaissance et lexécution des décisions en
  matière civile et commerciale qui dispose que
•  Cette même personne peut être attraite sil y a
  plusieurs  défendeurs, devant le tribunal du
  domicile de lun deux, à  condition que les
  demandes soient liées entre elles par un
   rapport si étroit quil y a intérêt à les
  instruire et à les juger  en même temps afin
  d éviter des solutions qui pourraient  être
  inconciliables si les causes étaient jugées
  séparément.

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• possibilité dassigner par exemple, devant un
  tribunal français, le contrefacteur français
  établi en France et les contrefacteurs étrangers
  établis dans les autres pays de lUnion
  européenne.
• Dans ce cas, le tribunal français sera est en
  mesure dinterdire la poursuite de la contrefaçon
  dans ces autres pays.

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Conséquences des règles 3 et 4

• Quand on est demandeur
• faire preuve dimagination dans le choix du
  tribunal.
• éviter le complexe de supériorité consistant à
  croire que le meilleur tribunal ne peut être que
  celui de son propre pays.

• Quand on est défendeur
• être conscient, dans lévaluation des risques, de
  celui dêtre entraîné dans des procès devant des
  tribunaux  exotiques , suivant des procédures
  très différentes.
• prendre si possible linitiative en intentant
  soit une action en constatation de
  non-contrefaçon, soit une action en nullité de la
  marque communautaire devant lOHMI.

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Laction en constatation de non-contrefaçon

• Article 92 b RMC
• le tribunal des marques communautaires a
  compétence exclusive pour les actions en
  constatation de non-contrefaçon si la loi
  nationale les admet (ce qui est le cas
  notamment en Belgique, en Italie et en
  Allemagne).
• tribunal compétent critère du
  domicile/établissement.
• un contrefacteur allemand peut assigner un
  titulaire suisse en déclaration de
  non-contrefaçon en Allemagne même si la
• contrefaçon na lieu quen France.

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• Conséquences de lintentement dune action en
  constatation de non-contrefaçon
• Le titulaire de la marque première ne peut plus
  intenter une action en contrefaçon devant un
  autre tribunal. Si une telle action est intentée,
  il y a litispendance au sens de larticle 27 du
  Règlement 44/2001. Le juge second saisi doit
  renvoyer laffaire devant le juge premier saisi.

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Laction en nullité de la marque communautaire

• Si le défendeur prend linitiative dattaquer la
  marque communautaire en nullité devant lOHMI, il
  va paralyser toute action ultérieure au fond en
  contrefaçon, et ce pendant de longues années
  (technique du  marécage ).
• (Article 100, 1 RMC)

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• Laction en nullité dune marque communautaire
  peut être facilitée si lon admet la licéité de
  lacquisition de droits antérieurs en vue de
  faire échec à une action en contrefaçon.
• En principe, le demandeur en nullité ne peut
  invoquer que ses propres droits antérieurs
• Peut-on acquérir en cours de procès des droits
  antérieurs
• - soit par cession,
• - soit par licence ?

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• La licéité d une telle pratique est à apprécier
  selon le droit communautaire.
• Les jurisprudences nationales semblent divisées
  sur cette question
• France
• Allemagne - Benelux (affaire  Victor  -
  arrêt de la cour d appel de Bruxelles du 13
  octobre 2000).
• Si la pratique est jugée licite par la CJCE,
  elle fournira de nombreux moyens de défense. En
  effet, de nombreux droits antérieurs ne se
  manifestent pas lors de la procédure
  dopposition.
• ex marques non utilisées
• noms commerciaux

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5ème règle

• Possibilité pour le titulaire dune marque
  communautaire, de demander des mesures
  provisoires dans un Etat membre et dagir au fond
  dans un autre Etat membre

Article 99,1 RMC Les mesures provisoires et
conservatoires prévues par la loi dun Etat
membre à propos dune marque nationale peuvent
être demandées, à propos dune marque
communautaire , aux autorités judiciaires, y
compris aux tribunaux des marques communautaires
de cet Etat même si,en vertu du présent
règlement, un tribunal des marques communautaires
dun autre Etat membre est compétent pour
connaître du fond.
Article 99,2 RMC Règle identique que pour
laction au fond, en ce qui concerne la portée
extra-territoriale du jugement.
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Conséquences

• Nécessité de connaître les caractéristiques des
  procédures de référé nationales.
• Différences importantes
• - possibilité dinjonction sur requête
  unilatérale (Allemagne, Belgique).
• - étendue des pouvoirs des juges de référé
  (interdiction de commercialisation, obligation
  de retrait du marché, de communication des
  clients, etc ).

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I. INTRODUCTIONII. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIREIV. CONCLUSIONS
35

• Rappel
• Jurisprudence communautaire
• Jurisprudences nationales
• Accessibilité de plus en plus grande, notamment
  grâce à l Internet

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• Conséquences de cette situation
• Nécessité de connaître la jurisprudence
  communautaire et les jurisprudences nationales
  qui forment la jurisprudence européenne.
• Obligation de coordonner le contentieux au niveau
  européen et déviter de plaider une thèse  A 
  dans un pays et une thèse  B  dans un autre
  pays.
• Éviter également de plaider, pour les besoins
  dune cause nationale une thèse qui pourrait être
  préjudiciable dans un autre pays.

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• Intérêt de connaître le pedigree
  jurisprudentiel dun adversaire de manière à
  relever ses contradictions éventuelles.
• Mettre sur pied des procédures internes
  permettant de répondre aux exigences ci-dessus
  (ex. création dun Intranet où sont
  centralisées toutes les informations utiles).

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I. INTRODUCTIONII. LAVENEMENT DE LA MARQUE
COMMUNAUTAIRE LES NOUVELLES REGLES DE
COMPETENCE ET DE PROCEDUREIII. LEMERGENCE
DUNE JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIREIV. CONCLUSIONS
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• Nécessité de gérer la défense de la marque dans
  une
• perspective européenne tant au plan des
  connaissances quà
• celui de la stratégie judiciaire.
• Les connaissances
• Acquérir une connaissance européenne de la
  matière.
• Etre conscient de lapparition de notions
  autonomes de droit européen et ne pas saccrocher
  désespérément aux certitudes nationales.

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• La stratégie
• Etre audacieux et préférer, dans certains cas, de
  porter le litige devant dautres tribunaux que
  les tribunaux de son Etat.
• Utiliser au mieux les ressources offertes par
  certaines procédures nationales de référé.
• Lorsquon est défendeur, tenter danticiper, si
  possible, laction du demandeur. Comme aux
  échecs, le premier coup est important.